Corte Suprema acoge recurso de casación y rechaza registro de marca

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por estudio jurídico y, en sentencia de reemplazo, rechazó el registro de marca solicitada por empresa inmobiliaria por provocar confusión al existir marca registrada previamente por la oponente.

En fallo unánime (causa rol 11.218-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, el ministro Gonzalo Ruz, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– revocó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la de base que rechazó la oposición al registro solicitado por la Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada.

“Que, para una correcta resolución de la controversia, resulta necesario consignar que en un proceso de oposición de marcas debe atenderse a los requisitos contemplados por las hipótesis de prohibición invocadas por el contendiente al registro. Así, por un lado deben analizarse comparativamente las marcas, oportunidad en que los paradigmas del derecho marcario imponen la evaluación teniendo en consideración factores como la apreciación global, que consiste en que esta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. Por otra parte, se encuentra la relación de coberturas, lo que implica el análisis de los ámbitos de protección que abarcan las marcas en conflicto, siendo necesario contemplar en el estudio la clase para la que se requieren y, además, como se ha resuelto previamente por esta Corte, la descripción de los productos o servicios específicos amparados por ambas señas”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que resulta pertinente considerar, además, que las marcas en conflicto pertenecen a clases diversas. Sin embargo, del tenor de los razonamientos de los jueces del fondo antes transcritos, resulta inconcuso que la judicatura no desconoce que la oponente, en el marco de las asesorías profesionales y peritajes (clase 42) y servicios jurídicos (clase 45) que presta al amparo de los registros del que es titular, también efectúa estudios de títulos, peritajes inmobiliarios, valoración y tasaciones inmobiliarias (clase 36), comprendidos en la marca denomina homónima cuyo registro se ha solicitado, por lo que indudablemente existe entre ellas una relación en la cobertura. Por su parte, desde el punto de vista gráfico, la seña solicitada contiene íntegramente a la fundante de la oposición, siendo ambas de carácter denominativo. Conforme a ello, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos los componentes figurativos y gráficos de las marcas en litigio, especialmente de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo VIAL Y CIA”.

“Asimismo, la apreciación debe practicarse de acuerdo con la ratio legis de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obliga a evaluar dicho evento en relación con el grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resulta evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, produciéndose el riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se estima la concurrente la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley N°19.039, respecto del emblema solicitado”, releva el fallo.

“Que –prosigue–, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley referida, es importante considerar que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, lográndose colegir, del tenor de la discusión en estos antecedentes, que el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados servicios de la clase 36. Sobre esta hipótesis normativa, resulta necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que aparece del análisis del signo pedido, generando el riesgo de error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial”.

Para el máximo tribunal: “(…) por lo razonado precedentemente, se aprecia que la conclusión a que arribaron los jueces de segunda instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis equivocado al momento de apreciar la conexión que existe entre los servicios que amparan las marcas en conflicto, desatendiendo que VIAL Y CIA. se trata de un ‘estudio jurídico’ que presta servicios jurídicos de diversa índole, entre los que se encuentra el estudio y tasaciones de bienes inmuebles. Se equivoca, además, al desatender las características del signo pedido, similares al punto de existir identidad casi absoluta entre sus elementos y el que sustenta la oposición, sin que la inclusión de una tilde y la ausencia de un punto en el primero, proporcione elementos suficientes a favor de la diferencia, de modo tal de enervar el riesgo de error que las causales de irregistrabilidad invocadas”.

Dicho error en la apreciación de las señas, trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron que no concurrían las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley N°19.039, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos. Se trata, por ende, de errada aplicación normativa, que tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado y que, por tanto, importa su invalidación y ulterior reemplazo”, concluye el fallo de casación sustancial.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se revoca la sentencia apelada de catorce de febrero de dos mil veinte, y, en su lugar, se acoge la oposición deducida por VIAL Y CIA. y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado por Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada de la marca VIAL Y CÍA, denominativa, clase 36”.