La Corte Suprema acogió un recurso de casación y mantuvo la sentencia que acogió el registro de una marca de servicios de diseños de ingeniería.
En las sentencias (roles 87.441-2023 y 87.442-2023), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministra Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jessica González, Hernán Crisosto y el abogado (i) Juan Carlos Ferrada- consideró que hubo error al ordenar la cancelación del registro.
A juicio de la Corte, el fallo impugnado, al acoger la oposición sobre la base de una relación de cobertura entre los servicios de ingeniería solicitados y los servicios de laboratorio de mecánica de suelos de la oponente, incurrió en error de derecho por falsa aplicación de la Ley N° 19.039.
“En efecto, la circunstancia de que la ejecución de una obra de ingeniería civil pueda requerir, en algún momento, estudios de mecánica de suelos no transforma a esos servicios en idénticos, similares ni pertenecientes a clases relacionadas en el sentido marcario. Razonar de ese modo equivaldría a sostener que todo servicio de ingeniería civil, de diseño o de construcción quedaría relacionado con todo servicio de laboratorio de mecánica de suelos y, a la inversa, que estos últimos se relacionarían con cualquier obra que requiera un punto de apoyo, lo que vaciaría de contenido el artículo 23 de la Ley N° 19.039 y haría ilusorio el principio de especialidad marcaria, extendiendo la protección de la oponente a servicios que su registro no comprende, en contravención al límite externo que fija el artículo 19 bis D del mismo cuerpo legal”.
Se explica que la marca solicitada ampara servicios propios de la ingeniería civil como creación, desarrollo y ejecución de un proyecto técnico, que incluye las etapas de Diseño (Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle); etapa de Construcción (ingeniería durante la construcción, optimización de procesos constructivos); etapa de Ejecución del proyecto y por último, etapa de Operación y Mantenimiento (Proyectos de rehabilitación; Planes de mantenimiento); en cambio, los servicios de laboratorio de mecánica de suelos que ampara la marca que se opuso, persigue únicamente conocer el comportamiento, resistencia, consistencia y sustentabilidad del suelo.
La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado Ferrada.
